L’acquisizione e le caratteristiche del know-how

La legge 6 maggio 2004, n.129 all’articolo n°3, quarto comma definisce il know-how come preciso e fondamentale elemento e contenuto del contratto stesso di franchising, in assenza del quale non si può parlare di un contratto appartenente a tale tipologia. Tale legge sull’affiliazione definisce il know-how, come il “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienza e prove eseguite dall’affiliante”ovvero quel patrimonio di conoscenze messe a punto dall’affiliante tipo: tecniche di vendita, di approvvigionamento e segreti commerciali, frutto dell’esperienza, che consentono all’affiliato di operare sul mercato. La legge richiede che Il Know-how consista in un patrimonio che abbia tre caratteristiche essenziali:

• segretezza;
• sostanzialità;
• individuabilità.

Innanzitutto deve essere segreto perché tale patrimonio contiene conoscenze non facilmente accessibili o note; sostanziale perché comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, per la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; individuato perchè espresso non solo in forma scritta ma deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità.
Non c’è franchising, dunque, se manca una caratterizzazione specifica e segreta delle modalità di organizzazione del lavoro. Improvvisazione, oppure la mera licenza di marchio e/o altri diritti di privativa si pongono al di fuori degli schemi della Legge del 2004 n°129, per porsi in un contesto “altro”. Il know-how, nella legge franchising, è frutto di attività organizzativa originale e caratterizzante in maniera specifica quella impresa o franchisor in questione.
La Legge stessa però prevede, all’articolo 3.4, che il contratto debba espressamente indicare la specifica del know-how fornito all’affiliato, senza però nulla dire circa le concrete modalità con cui tale know-how deve essere “fornito”. Di solito, il know-how è racchiuso nel manuale operativo ma può anche essere composto da una serie di elementi (si pensi ad esempio alle conoscenze pratiche) che ben difficilmente possono essere messi per iscritto e che di norma vengono trasferiti con il training e la formazione.
Inoltre, dal momento che il know-how è composto da informazioni che nella loro specifica composizione sono segrete o comunque non facilmente accessibili, può verificarsi il caso in cui sussistano esigenze obiettive di riservatezza. In tali casi la trasmissione orale può certamente limitare il rischio che eventuali terzi ne vengano a conoscenza. Dove non sia stato predisposto un manuale operativo, il quale dovrà essere opportunamente richiamato nel contratto, il contratto dovrà contenere una descrizione sufficientemente esauriente del know-how che sarà oggetto di trasferimento e comunque sufficiente a consentire all’affiliato di effettuare le sue valutazioni e di verificare, nel corso dell’esecuzione del contratto, se quanto fornito corrisponde a quanto promesso.
Così, nel caso in cui il know-how venga trasferito con il training e la formazione, è opportuno che il contratto indichi la durata e l’argomento della formazione, unitamente al numero e alla qualifica del personale da formare per ciascun punto vendita e così via. Infine, la trasmissione del know-how normalmente non si limita alla fase iniziale ma si estende a comunicazioni periodiche all’affiliato con le quali l’affiliante fornisce istruzioni per una migliore erogazione del servizio, sulla base dell’evoluzione del mercato, della concorrenza o dei mutamenti della normativa applicabile allo specifico settore. Tali comunicazioni possono includere, ad esempio, visite periodiche, chiamate telefoniche, e-mail o newsletter.
Il know-how non viene, o non viene soltanto, considerato in quanto tale: esso costituisce altresì, nell’ottica sempre della Legge 129 del 2004 che regolamenta il franchising, elemento sulla base della sussistenza del quale presumere quanto meno una certa capacità organizzativa dell’imprenditore affiliante. Mentre, per controverso, è evidente che in assenza di know-how che sia “segreto”, “sostanziale” ed “individuato”, dovrà presumersi la incapacità dell’affiliante a costituire e sviluppare il network.

Generalmente il know-how viene ricompreso in quattro categorie principali: commerciale, tecnologico, finanziario e strategico.
Per know-how commerciale si intende l’insieme delle informazioni che, attraverso l’attività di marketing e di assistenza tecnica, un’azienda detiene in relazione ai prodotti, alle loro modifiche ed agli adattamenti richiesti dai clienti.
Il know-how tecnologico consiste nello sviluppo e nella realizzazione dei prodotti e delle relative macchine o sistemi e si ottiene attraverso l’utilizzo di tutte le informazioni acquisite, a livello teorico, nella progettazione o, a livello pratico, in laboratorio.
Il know-how finanziario comprende tutte le conoscenze relative all’attività gestionale e commerciale, finalizzate a rendere finanziariamente più conveniente sia la gestione dell’azienda che l’acquisto del prodotto da parte di terzi.
Il know-how strategico, infine, è quell’insieme di informazioni che caratterizzano il comportamento concorrenziale dell’azienda nei confronti di quelle appartenenti al medesimo settore.
Il know-how può essere considerato in senso lato, come un insieme di conoscenze segrete o non segrete che costituiscono nel loro insieme il “saper fare” dell’affiliante, ovvero in senso stretto, come le singole conoscenze segrete che vengono trasmesse a terzi nell’ambito del contratto.
La comunicazione del know-how è, anzi, secondo molti autori “uno degli elementi di discrimine tra l’affiliazione commerciale e le forme contrattuali affini”, ed è fondamentale per realizzare lo schema economico sul quale si fonda lo sviluppo del franchising, in quanto consente la circolazione delle tecniche commerciali che costituiscono il tratto comune della rete, facilitando l’accesso al mercato di nuove imprese. 

La tutela del know-how è assicurata:
. direttamente dalle disposizioni civilistiche in materia contrattuale, a condizione che le parti abbiano statuito nel contratto specifici obblighi da rispettare;
. indirettamente dall’applicazione dell’art.623 cod. pen. che sotto il titolo di “rivelazione di segreti scientifici e industriali” prevede la pena della reclusione fino a due anni per il soggetto che divulga notizie destinate a rimanere ignote, scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali.
La tutela civile trova la fonte normativa principale nell’art. 2598 cod. civ. che vieta all’imprenditore di compiere un atto di concorrenza sleale sfruttando illegalmente segreti, risultati del lavoro, nonché l’esperienza del legittimo titolare del know-how, oppure compia atti contrari alla correttezza professionale. Altra importante fonte di tutela civile è quella prevista all’art.2015 cod. civ., in cui si obbliga il prestatore di lavoro ad essere fedele all’impresa. Questa disposizione, che deve necessariamente collegarsi ai principi generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.) sancisce a carico del prestatore di lavoro il divieto di concorrenza ed, in particolare, il divieto di trattare affari per conto proprio, o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore.
Esso opera per tutta la durata del rapporto di lavoro, ovvero, ai sensi dell’art.2125 cod. civ., può essere stipulato un patto di non concorrenza anche per un periodo successivo, a condizione che risulti da atto scritto e preveda un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro.
In ogni caso tale patto non può essere, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, di durata superiore ai cinque anni per i dirigenti e tre negli altri casi.
Il problema della protezione del know-how, in definitiva, si fa più delicato e complesso con riferimento al momento della conclusione del rapporto. Tanto è facile proibire al franchisee di utilizzare i segni distintivi del franchisor, tanto è complesso impedirgli di utilizzare un know-how comunque acquisito in pendenza del rapporto. Da un punto di vista strettamente giuridico, è ovvio che permane in capo all’ex-franchisee il divieto di divulgazione del know-how acquisito, a meno che nelle more della cessazione del rapporto lo stesso abbia perduto il requisito della segretezza e sia diventato di pubblico dominio.
Nella legislazione vigente la protezione del know-how, anche dopo la cessazione del contratto, è ulteriormente garantita dall’art. 6-bis del r.d. 29 giugno 1939, n.1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, inserito nel d.lgs. 19 marzo 1996, n.198.
Tali norme fanno rientrare nella concorrenza sleale la divulgazione di notizie considerate segrete e trattate con la conseguente riservatezza, come pure la diffusione dei dati risultati da prove che hanno implicato, per chi le ha effettuate, considerevoli investimenti. Si può osservare come l’art. 6-bis non citi espressamente il know-how, ma costruisca una definizione del vincolo di segretezza al di fuori della tutela brevettuale che sembra adattarsi molto bene al caso del know-how concesso in franchising.
L’art. 5 del Regolamento CE 2790/99, inoltre, consente di prevedere un obbligo di non concorrenza post-contrattuale per il periodo di un anno; tale obbligo è limitato ai locali da cui il franchisee ha operato e solo nella misura in cui esso sia indispensabile per proteggere il know-how trasferito, che dovrà comunque rispettare i requisiti dell’art.1, ovverosia, essere segreto, sostanziale ed individuato come sopra già citato. La giurisprudenza in materia di know-how è relativamente scarsa, sia a seguito della particolare cura con cui sono formulate le relative clausole contrattuali, sia grazie alla preferenza accordata dalle grandi catene di franchising per il rito arbitrale.

L’adesione ad una franchise permette al nuovo affiliato di usufruire del know-how già sperimentato e verificato durante svarianti anni nell’unità pilota o presso altri affiliati. Il contratto che egli firma gli garantisce l’uso, per tutta la durata del contratto, della competenza, dell’esperienza e di tutte le procedure tecnico-operative ideate dall’affiliante. Molto spesso, con il know-how, sono ceduti all’affiliato, gli eventuali brevetti, formule o processi segreti di proprietà dell’affiliante come già messo in luce.
In particolare per il brevetto (non ancora preso in esame) possiede al suo interno una vera e specifica regolamentazione da seguire o specifici diritti da rispettare. Il diritto di brevetto per invenzioni industriali è disciplinato dall’art. 2584/2591 cod. civ. e dal r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 come modificato dalle relative leggi speciali e disposizioni regolamentari entrate in vigore successivamente. In particolare l’art. 2585 cod.civ. dispone che: “possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali. In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore”.
Requisiti essenziali affinchè un’invenzione sia brevettabile sono:

• la novità che interviene quando l’intenzione non è compresa nello stato attuale della tecnica;
• l’originalità, nel senso che l’opera deve essere connotata da un’attività innovativa;
• l’industrialità, intesa come idoneità ad una applicazione industriale o comunque produttiva;
• la liceità.

L’invenzione riceve una tutela piena solo se brevettata. Il provvedimento di rilascio del brevetto ha carattere continuativo ed è subordinato alla presentazione all’ufficio centrale brevetti di una domanda contenente una precisa descrizione dell’invenzione e di tutti i disegni tecnici illustrativi ed esplicativi.
La licenza di brevetto costituisce una delle possibili articolazioni di un contratto di franchising, quando la sua applicazione costituisca parte integrante dell’attività concessa in affiliazione.
In materia di tutela brevettuale, meritano di essere segnalate due pronunce di merito relative, rispettivamente, alla tematica dell’anteriorità brevettuale e alla quantificazione del danno da contraffazione brevettuale. Nella prima il Tribunale di Monza ha stabilito il principio che un brevetto subisce una “predivulgazione” anche se, in presenza di una divulgazione solo parziale dei dati di un’invenzione, questi possono mettere in grado un esperto del settore, che li combini con altre conoscenze diffuse, di ricostruire il brevetto nella sua interezza.
Nella seconda pronuncia, il Tribunale di Alba ha stabilito il principio che per poter conseguire il danno da concorrenza sleale nell’ambito di un giudizio per danno da contraffazione brevettuale, il danneggiato deve dimostrare di aver subito uno specifico pregiudizio autonomo rispetto alla contraffazione mentre la quantificazione del danno da contraffazione brevettuale può essere effettuata calcolando le royalties che sarebbero potenzialmente spettate in caso di concessione del brevetto contraffatto, e dunque valutando il danno per equivalente.
I documenti di base, che permettono all’affiliato di familiarizzarsi con le procedure dell’affiliante e di entrare in operatività velocemente, sono esplicitati in uno o più manuali.
Il know-how può essere costituito dai prodotti forniti o dai servizi offerti, nuovi e originali, dalle modalità della vendita, dalle relazioni con i consumatori o gli utenti, dall’utilizzo di nuove tecnologie come per esempio il software gestionale, dal servizio post- vendita, ecc. Tutto questo è quello che l’affiliante propone all’affiliato in un rapporto di collaborazione anche di lungo periodo. Il know-how è il cuore della franchise, il motore che guida l’affiliato nella sua nuova avventura. Esso è un elemento essenziale e particolarmente innovativo e di successo della formula del franchising.